由一個案例引起的思考

2003-07-16

由一個案例引起的思考
文/北京集佳專利商標事務所專利部王謙

最近，北京市高級人民法院的一個案例在我國知識產權界引起很大的爭議。俗話說“理不辯不清”，筆者在此也發表一些自己對該案的一些看法，希望能夠拋磚引玉。
案情已經刊載于2003年4月15日的中國知識產權報，這里簡單回顧一下幾個重要時間：舒某于1991年2月7日提出一項實用新型專利申請91211222.0，該申請于1992年2月26日被公告授予實用新型專利權，專利權于1999年2月7日期滿終止；但是，舒某于1992年2月22日又就同一技術方案提出了一項發明專利申請92106401.2，該申請經初步審查合格后于1993.09.01公布，經實質審查后于1999年10月13日被授予發明專利權。

1. 關于公用技術的理解
在本案中，由于舒某的實用新型專利申請是在第一次專利法修改以前提出的，他的實用新型專利權的期限比較短（5年加續展3年），而其發明專利申請提出得晚了近1年，實質審查的期間又比較長，在該申請實質審查終結時，實用新型專利權已經期滿終止。根據審查指南的規定，專利局無需通知申請人進行選擇，可以直接對發明專利申請授予專利權。
所以，筆者認為，專利局對舒某授予的發明專利權是符合現行規定的，專利復審委員會和北京市第一中級人民法院就山東濟寧無壓鍋爐廠請求宣告該發明專利權無效一案所作的維持該發明專利權的決定和判決也是正確的。北京市高級人民法院認為，在本案中，實用新型專利權由于期滿已經終止，其專利技術落入了公用領域，對該技術授予發明專利權，相當于將已經落入公用領域的技術又授予專利權，屬于重復授權，違反了對一項發明創造只能授予一項專利的原則，因而判決將該發明專利權宣告無效。筆者認為這種論點是否妥當，值得商榷。
在本案中，雖然兩項申請的技術內容是相同的，但是二者在法律上是不同的客體。根據專利法第十三條的規定，發明專利申請的技術方案在公布以后到被授予專利權之前的期間，受到專利法規定的臨時保護。這里所以稱其為“臨時保護”，是因為其保護效力待定，需要根據該專利申請是否被授予專利權來確定，它一旦被授予發明專利權，那么這種臨時保護便會“轉正”，具有與授權以后的保護相同的保護效力。也就是說，該專利申請被授予專利權是臨時保護“轉正”的唯一條件。在臨時保護期內，只要有人實施該發明，申請人就有權要求其支付適當的費用；如果該實施人不支付費用，申請人可以在被授予專利權以后進行追償。
所謂的“公用領域”，應該是所有公眾都可以無限制的自由使用的公知技術領域。在本案中，即使在實用新型專利權期滿終止后，該技術方案仍然處于發明專利的臨時保護期內。也就是說，該技術方案仍然受到專利法的保護，是“不自由的”，怎么可以因為其他專利的期滿而就認為是落入了公用領域呢？所以，北京市高級人民法院認定該專利技術進入公用領域欠缺法律依據，剝奪了專利權人在公開后的申請階段對該發明專利依法享有的臨時保護。
在我國的專利法、專利法實施細則和審查指南中，都沒有限制同一個人同時或先后就同一技術方案或者相近技術方案分別提出實用新型和發明專利兩份申請，只要它們符合現行法律規范規定的授權條件，就應該授予專利權。從屬發明專利就是很常見的一種類型，并且與本案在實質上很相似。從屬專利是對基礎專利的改進，二者的保護范圍經常存在一定的交叉。當從屬專利因為沒有按期繳納年費而終止專利權以后，只要其技術方案中與基礎專利交叉的部分在后者的權利要求保護范圍內，該交叉部分就仍然受到基礎專利的限制，他人不能隨便實施。顯然，這時基礎專利與從屬專利的技術方案交叉部分并沒有進入公用領域，那么本案中的發明專利的技術方案（也就是實用新型專利的技術方案）怎么就會因為另外一項專利的期滿而進入公用領域呢？二者雖然在相同的程度上有所區別（一種是完全相同，另一種是部分交叉），在保護的程度上有所區別（一種是效力待定的臨時保護，另一種是效力明確的授權保護），申請人上有所區別（一種是同一個人，另一種是不同的人），但是在法律實質上并無區別，都受到專利法明文規定的保護。
所以，筆者認為認定發明專利技術進入公用領域欠妥，不應該因此被宣告無效。

2. 關于保護期的理解
由于我國的實用新型專利申請不進行實質審查，授權比較容易并且較快，而發明專利申請則采取“早期公開、延遲審查”的制度，授權難度較大并且耗時長。于是，很多申請人在實踐中綜合考慮二者優缺點來制定專利戰略，就相同的發明創造先后提出實用新型專利和發明申請，以使某項技術方案的得到盡量長的實際保護期限，即實際的保護期限為：實用新型授權公告日至實用新型放棄日+發明專利公開日至發明專利期滿，并且兩段時間一般會有幾年的重疊期。事實上，本案就是這種情況。如果單獨提出一項發明專利申請，按照正常程序需要在18個月公開以后才能獲得臨時保護，在申請日至公開這段時間沒有任何保護，實際的保護期限最多是18年6個月。而采用上述策略，則可以使這18個月也得到保護，并且是充分的專利權保護，而不是臨時保護。
專利法第四十二條規定，發明專利權的期限為20年，實用新型專利權和外觀設計專利權的期限為10年，均自申請日起計算。于是，有人認為采用上述策略在實際上延長對該技術的保護期限違背了上述法條，侵犯了社會公眾的利益，筆者認為這種觀點也值得商榷。
專利法第四十二條的規定，是針對特定的專利申請而言，而不是針對特定的技術方案而言。也就是說，該法條僅僅是規定了如下內容：對于某項發明專利申請而言，從其申請日到專利權終止日的期間是20年，對于某項實用新型專利申請或外觀設計專利申請而言，從其申請日到專利權終止日的期間是10年。可見，該法條并沒有限定對某項技術方案的保護期限，而現行的其他法律規范也沒有明確規定對某項技術方案的保護期限。
專利法是調節專利權人和公眾利益平衡的手段，要了解其精神實質，應該把所有的相關法律規范作為一個整體來理解，而不能抽出其中的某項法條進行孤立的理解。專利法調節利益平衡這一功能的實現，首先是通過審查員的工作來實現的，即審查員除了進行形式審查外，還通過新穎性、創造性、實用性、充分公開、說明書對權利要求的支持等方面的實質審查來確定一項專利是否應該授予專利權、應該授予多大的保護范圍。然后，如果公眾認為某項專利權侵犯了其利益，則可以通過宣告無效的途徑來徹底否定不應該授予的專利權，或者通過部分無效來縮小其授權范圍；而專利權人在其利益受到侵犯時，則可以通過法院訴訟的途徑來解決。也就是說，利益平衡的調節是通過實體權利來實現的，而某項技術方案所能夠得到的實際保護期限則是相關法律規范綜合作用的結果，對此并沒有規定一個明確的期限。既然它尚不明確，怎么就可以認定是專利權人侵犯了公眾利益呢？這樣認定是沒有根據的。
至于這些法律規范是否沖突、是否合理，法律規范的相對人無義務承擔由此引起的后果。它們一旦公布生效，相對人只要沒有違反其中的禁止性條款或者限制性條款，就應該認為是守法的。
所以，采用上述策略使某項技術的保護期限盡量長，完全是對現行法律規范的合理利用，不存在違背法條、侵犯公眾利益的問題。
事實上，在從宣告專利權無效發展到狀告專利復審委員會的過程中，本案已經發生了質的變化，即已經從行政程序轉變為對具體行政行為不服的行政訴訟程序。北京市高級人民法院在審理本案時，應該對專利復審委員會作出具體行政行為的合法性進行審查，并對其作出具體行政行為的依據進行審查。顯然，這里的依據是審查指南中的相關規定，專利復審委員會和北京市第一中級人民法院也都是據此判定的。如果北京市高級人民法院認為本案屬于重復授權，那么就是認為審查指南是違法的，應該責令國家知識產權局進行修改。唯有如此，才能從根本上避免以后再次發生此類事情。

3. 關于優先權制度的理解
專利法在1992年進行修改時增加了本國優先權制度。現行專利法第二十九條第二款規定，申請人自發明或者實用新型在中國第一次提出專利申請之日起12個月內，又向國務院專利行政部門就相同主題提出申請的，可以享有優先權。
專利法實施細則第三十三條第二款規定，申請人要求本國優先權，在先申請是發明專利申請的，可以就相同主題提出發明或者實用新型專利申請；在先申請是實用新型專利申請的，可以就相同主題提出實用新型或者發明專利申請。
在實踐中，由于文獻資料檢索手段、語言、經費、時間等方面的限制，申請人經常對自己的發明創造的新穎性、創造性沒有很大的把握，不知道到底是否該申請專利，擔心不能被授權反而造成自己技術的公開。而利用上述的本國優先權制度，則可以先提交一份初步申請取得申請日，使別人的公開不會影響自己已經取得的成果的新穎性和創造性，然后改進技術進一步提高其新穎性和創造性。在具備條件時可以再提交一份申請，并要求在先申請的優先權；如果因為種種原因而在12個月之內不能提高其新穎性和創造性，達不到專利性的要求，則還可以撤回在先申請，避免其技術的公開。可以說，這是優先權制度的最大優點。
另外，由于我國的實用新型專利申請具有“授權容易并且快、但是授權后不穩定”的特點，而發明專利申請則具有“授權難度大并且耗時長、但是授權后較穩定”的特點，當申請人對自己的技術的新穎性、創造性沒有很大的把握時，可以先提交實用新型專利申請，然后在改進技術方案以后再提交發明專利申請，并要求在先實用新型專利申請的優先權，從而使實用新型專利轉換為發明專利，延長保護期；如果申請人認為自己的技術方案滿足發明專利的授權條件而先提交了一份發明專利申請，但是考慮到產品的市場壽命比較短等因素，又希望盡快授權，則可以再提交一份實用新型專利申請，并要求在先發明專利申請的優先權，從而使發明專利轉換為實用新型專利，縮短保護期。
可以看出，優先權制度既充分保護了申請人的利益，又促進了發明人提高其技術方案的積極性，從而推動了整個社會的技術進步。
在本案引發的討論中，有人認為我國現行的對抵觸申請的處理規定實際上削弱了本國優先權制度，使本國優先權制度不能發揮其作用，筆者認為這種觀點欠妥，值得進行討論。
從上面對本國優先權制度的分析可以看出，使用它進行發明和實用新型類型的轉換，僅僅是其作用的一個方面，而不是該制度的根本目的，更不是唯一目的。比如，在對在后發明專利申請進行實質審查時，對于其中要求了優先權的技術內容部分，審查員只考慮在優先權日之前已經公開的文獻資料，即只有這部分文獻資料才會影響要求了優先權的技術內容部分的新穎性和創造性，而在優先權日至在后申請的申請日期間公開的文獻資料則不予考慮。
事實上，除了機械設備等方面的專利申請以外，所有領域的方法專利、化學領域的幾乎所有產品專利都是不能申請實用新型專利的。這時，雖然申請人不能借助本國優先權制度進行發明和實用新型類型的轉換，但是可以用來保全其新穎性和創造性，有時優先權制度可能會關乎在后申請專利的生死存亡，因而對于申請人來說非常重要。
所以，應該全面認識本國優先權制度的優點，不能因為在某個技術領域、某一特定時間沒有被申請人利用就認為它不能發揮其作用。畢竟，本國優先權只是賦予申請人的權利，至于申請人在權限范圍內是否使用、如何使用都由他自由決定。

4. 關于抵觸申請和重復授權的理解
專利法第九條規定：兩個以上的申請人分別就同樣的發明創造申請專利的，專利權授予最先申請的人。仔細研讀可以發現，該法條的基點是申請人，即以申請人為考慮對象，決定是否授予其專利權。當出現不同的申請人先后在不同的時間分別就同樣的發明創造申請專利的情況時，專利權只授予最先申請的人，這種情況稱作“抵觸申請現象”。專利法實施細則第十三條第二款又規定，兩個以上的申請人在同一日分別就同樣的發明創造申請專利的，應當在收到國務院專利行政部門的通知后自行協商確定申請人。但是，這些規定并沒有限制同一申請人先后或者同時就相同的發明創造分別提出發明或者實用新型專利申請。
專利法實施細則第十三條第一款規定：同樣的發明創造只能被授予一項專利。仔細研讀可以發現，該法條的基點是技術方案，即以技術方案為考慮對象，決定是否授予其專利權，而不考慮該技術方案是否來自同一申請人，該規定稱作“禁止重復授權原則”。在實踐中，專利局的操作守則是“只要兩個專利不同時存在，就不認為是重復授權”。顯然，這也是以技術方案為考慮對象的。
從上述規定的實質內容和立法目的來看，這些規定的本意都是要規定對于一項發明創造只授予一項專利權，防止專利權的“濫授”，保護公眾利益。因為公眾只需要知道一份對現有技術作出貢獻的專利申請文件中的技術方案就可以了，作為回報，公眾也希望只對這一份專利申請文件承擔不得實施其技術方案的義務。由于公眾再重復知道該技術并無意義，如果再有一份同樣的專利申請文件公開，那么這時的公眾是被迫接受的，如果也賦予在后公開的專利申請文件以專利權，顯然對公眾是不公平的。而要判斷擁有一項技術的人何時具有公開其技術的真實意思表示，只能以其提交申請文件的時間為準，在后提交申請者無權再進行重復公開，這同時也是“在先申請”專利制度的本意。
但是，由于專利法及其實施細則并沒有限制同一申請人先后或者同時就相同的發明創造分別提出發明或者實用新型專利申請，在實踐中也就只能接受這種情形的出現。審查指南規定，在其中一個專利申請授權之后，在另一個專利申請也符合授權的條件下，給申請人一次選擇機會，如果申請人放棄在先的專利權，在后的專利申請仍可以被授權。顯然，這里又是以申請文件為考慮對象，決定是否授予其專利權。由于專利法第九條的規定是針對兩個以上不同申請人的情況，并且基點是申請人，如果單純從字面上看，不能認為審查指南的規定違背了該法條，但是它卻在實質上背離了該法條的立法精神；同時，審查指南對“禁止重復授權原則”的理解也流于文字，同樣背離了其立法精神，使一項發明創造可以被授予兩項專利權。
從上面的分析可以發現，不同的法律規范采用了不同的基點，它們分別是：申請人、技術方案、申請文件，這種文字表述上的不一致，難免會導致實踐中的混亂和理解上的錯誤。鑒于此，筆者建議所有的規范都以專利申請文件為基點，將專利法第九條修改為：“就同樣的發明創造提出兩個以上專利申請的，專利權授予符合授權條件的在先申請”，這樣不但解決了申請文件在時間上的抵觸，也解決了申請人在時間上的抵觸。為了限制同一申請人同時就相同的發明創造分別提出發明或者實用新型專利申請，可以在專利法實施細則第十三條中增加第三款，“同一申請人在同一日就相同的發明創造分別提出發明或者實用新型專利申請，只受理其中的一份申請，由申請人自己選擇”。

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