文/集佳知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 李兆嶺

　　一、前言

　　對(duì)于業(yè)界而言，由于專利具有地域性，又由于世界市場的密切關(guān)聯(lián)性，根據(jù)市場需要在世界范圍內(nèi)進(jìn)行專利布局是保護(hù)技術(shù)成果的重要途徑；因此，在世界范圍內(nèi)進(jìn)行專利布局的一個(gè)重要工作就是根據(jù)市場發(fā)展及企業(yè)發(fā)展規(guī)劃向多個(gè)國家或法域申請(qǐng)專利。

　　隨著世界市場發(fā)展，全球經(jīng)濟(jì)一體化程度不斷強(qiáng)化，世界知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)也不斷向一體化方向前進(jìn)；世界知識(shí)產(chǎn)權(quán)正從各國專利嚴(yán)格、獨(dú)立、絕對(duì)的國家地域性，不斷向相對(duì)國家地域性邁進(jìn)，專利國際化進(jìn)展尤為突出。

　　1883年簽訂的《保護(hù)工業(yè)產(chǎn)權(quán)巴黎公約PARIS CONVENTION FOR THE PROTECTION OF INDUSTRIAL PROPERTY》（簡稱“巴黎公約”）規(guī)定了優(yōu)先權(quán)制度；通過優(yōu)先權(quán)制度，權(quán)利人在一個(gè)國家進(jìn)行正式的申請(qǐng)（在先申請(qǐng)日）之后，在規(guī)定的期限內(nèi)在其他成員國提出同樣的申請(qǐng)時(shí)，享有優(yōu)先性保護(hù)的權(quán)益，即優(yōu)先權(quán)。這種優(yōu)先權(quán)的具體體現(xiàn)是：在規(guī)定的期限界滿前，任何后來在其他成員國提出的申請(qǐng)都不能導(dǎo)致該權(quán)利人的權(quán)利而無效；這就為在另一國家獲得實(shí)質(zhì)保護(hù)提供了前提，在一定程度上打破了絕對(duì)的國家地域性。

　　后來，1970年簽訂的《專利合作條約PATENT COOPERATION TREATY》（簡稱“PCT”）在巴黎公約基礎(chǔ)上又邁進(jìn)了一步。根據(jù)PCT規(guī)定，在一個(gè)國家（受理局）提交的申請(qǐng)，并指定尋求保護(hù)的國家（指定局），就相當(dāng)于向所有的指定局國家提交的申請(qǐng)。這樣，PCT就從程序角度，實(shí)現(xiàn)專利申請(qǐng)程序的部分統(tǒng)一，進(jìn)一步減弱了專利的國家地域性。

　　再后來，2000年，又簽訂了《專利法條約PATENT LAY TREATY》（簡稱“PLT”），該條約已經(jīng)于2005年生效（中國未加入）。根據(jù)PLT，締約國的專利申請(qǐng)的形式要件得到更進(jìn)一步的統(tǒng)一；在程序上，使得各國要求更加統(tǒng)一，再進(jìn)一步增強(qiáng)了專利的國際性。

　　另外，各區(qū)域國家專利統(tǒng)一性步伐進(jìn)展更快，更突出的是《歐洲專利公約》，根據(jù)該公約，在歐洲就建立了一個(gè)包括多個(gè)國家，從申請(qǐng)到授權(quán)都實(shí)現(xiàn)一體化的跨國的專利制度。

　　基于專利國際化進(jìn)程，進(jìn)行專利國際化布局的途徑也大大增加，基于巴黎公約，從直接向各國申請(qǐng)（直接途徑），發(fā)展到先在本國申請(qǐng)，再向其他國家申請(qǐng)，并以在本國的申請(qǐng)為基礎(chǔ)，要求優(yōu)先權(quán)（巴黎公約途徑）；基于PCT，可以向一個(gè)國家申請(qǐng)，同時(shí)指定多個(gè)國家，然后，再分別進(jìn)入各個(gè)國家（PCT途徑 ）。

　　目前，在進(jìn)行國際布局時(shí)，最常用的是PCT途徑，很少用直接途徑。因此，才有了專利族的產(chǎn)生，即相同的發(fā)明創(chuàng)造，可能以多種語言或多個(gè)國家文獻(xiàn)的方式存在。

　　專利族一方面方便公眾閱讀，另一方面也方便確定專利的穩(wěn)定性。以至于，在要無效某件專利權(quán)時(shí)，首先查詢其他同族專利法律狀態(tài)。比如：要想確定某一種中國專利穩(wěn)定性時(shí)，可以通過檢索獲得歐洲、美國、日本及其他更多國家同族專利的法律狀態(tài)。在很多情況下，在中國獲得授權(quán)的專利申請(qǐng)，在歐洲有可能被駁回；這樣，通過檢索該專利申請(qǐng)?jiān)跉W洲被駁回的理由就很容易確定該中國專利的穩(wěn)定性。

　　二、實(shí)務(wù)經(jīng)歷

　　國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局于2014年1月8日下發(fā)了第一次審查意見通知書，其中指出：

　　筆者受一客戶委托，對(duì)專利權(quán)人為W國C公司的兩件中國專利CP1和CP2的穩(wěn)定性進(jìn)行預(yù)判。筆者發(fā)現(xiàn)，C公司竟然沒有要求優(yōu)先權(quán)，即直接在中國進(jìn)行了申請(qǐng)。通過了解C公司的規(guī)模、知名度及技術(shù)研究數(shù)據(jù)，筆者越來越強(qiáng)烈地感覺到：C公司的這種做法不正常。C公司之所以這么做，可能的原因包括：

　　一、這兩件專利涉及的技術(shù)在W國根本沒有市場，因此不需要在W國進(jìn)行保護(hù)；

　　二、這兩件專利在本國根本無法進(jìn)行授權(quán)，而無法授權(quán)的原因可能是：涉及的技術(shù)在W國已經(jīng)成為現(xiàn)有技術(shù)；

　　三、C公司在W國已經(jīng)基于涉及的技術(shù)獲得專利權(quán)，中國專利的申請(qǐng)日可能已經(jīng)超過了12個(gè)月，進(jìn)而無法主張優(yōu)先權(quán)。

　　為此，筆者對(duì)C公司在W國的專利申請(qǐng)進(jìn)行了檢索和了解，確實(shí)發(fā)現(xiàn)了在W國與中國專利CP1和CP2對(duì)應(yīng)的兩件W國的專利WP1和WP2。四者之間申請(qǐng)日先后順序如下圖。

　　即W國專利WP1和WP2的申請(qǐng)日均為2005年1月1日，CP1申請(qǐng)日為4月25日，而CP2申請(qǐng)日為5月13日。而WP1和WP2公開日均晚于CP1的申請(qǐng)日，也晚于CP2的申請(qǐng)日。這四件專利申請(qǐng)的說明書內(nèi)容相同，CP1的權(quán)利要求與WP1的權(quán)利要求基本相同，CP2的權(quán)利要求與WP2的權(quán)利要求基本相同。

　　考慮到通過PCT途徑及巴黎公約途徑進(jìn)行國際專利布局的意義，筆者認(rèn)為：C公司直接在中國申請(qǐng)專利，很可能是經(jīng)過沉思熟慮的，通過直接途徑在某一國家申請(qǐng)專利能夠滿足其特定需要。

　　從專利地域布局中，考量是不是在某一國家進(jìn)行申請(qǐng)的時(shí)候（當(dāng)然，費(fèi)用，市場及產(chǎn)品特點(diǎn)因素也是專利域布局的重要考量因素），通過巴黎公約途徑可以提供12個(gè)月的考量期，通過PCT公約可以提供大約30~32個(gè)月的考量期。同時(shí)，這些考量期不影響專利涉及技術(shù)的實(shí)施與專利產(chǎn)品的銷售。然而，直接途徑進(jìn)行申請(qǐng)，要不影響專利涉及技術(shù)的實(shí)施與專利產(chǎn)品的銷售，其考量期在理論上為零。也就是說：如果一項(xiàng)發(fā)明創(chuàng)造，在W國申請(qǐng)專利之后，理論上，該專利就可以公開實(shí)施，且該公開實(shí)施不影響基于巴黎公約在12個(gè)月內(nèi)向外國申請(qǐng)的專利，或者在W國申請(qǐng)PCT專利之后，該專利也可以公開實(shí)施，且該公開實(shí)施不影響基于該P(yáng)CT在30~32個(gè)月內(nèi)的外國申請(qǐng)；然而，如果在W國申請(qǐng)專利之后公開實(shí)施的話，通過直接途徑在某一國家申請(qǐng)的考量期理論上為零。

　　反過來再看上述案情，C公司之所以敢在W國申請(qǐng)專利之后，再以直接途徑在中國申請(qǐng)專利，筆者總結(jié)有以下原因：

　　第一、對(duì)于中國專利法規(guī)的熟悉和了解，使得C公司嫻熟地運(yùn)用中國法規(guī)。根據(jù)中國專利法規(guī)定，針對(duì)中國專利申請(qǐng)CP1和CP2，其申請(qǐng)日之前公開的技術(shù)構(gòu)成現(xiàn)有技術(shù)，而WP1和WP2相關(guān)文獻(xiàn)在CP1和CP2申請(qǐng)日之前并沒有公開（在W國與中國相同，公開文本在滿18個(gè)月時(shí)公開），因此，不構(gòu)成現(xiàn)有技術(shù)。同時(shí)，針對(duì)中國專利申請(qǐng)CP1和CP2，構(gòu)成抵觸申請(qǐng)的也只能是中國專利申請(qǐng)，而WP1和WP2又不屬于中國專利申請(qǐng)。因此，WP1和WP2的相關(guān)文獻(xiàn)并不能影響C公司在中國的兩件專利申請(qǐng)。另外，雖然兩件中國CP1和CP2說明書相同，權(quán)利要求不同，又由于二者均在2009年10月1日之前申請(qǐng)，根據(jù)2000年專利法修正案，抵觸申請(qǐng)也不適用于相同申請(qǐng)人的情形。因此，上述四件專利之間相互并不影響。

　　第二、對(duì)自己保密制度或保密體系的高度自信。對(duì)于一項(xiàng)非常重要的技術(shù)，在W國申請(qǐng)之后，經(jīng)過1年多再在中國進(jìn)行申請(qǐng)，這么長的時(shí)間內(nèi)，泄密發(fā)生的概率極大；保密制度和保密體系稍有疏漏，就有可能泄漏；而一旦泄漏，后果將十分嚴(yán)重；但C公司最后還是這么做，說明對(duì)自己的保密制度或保密體系非常自信。相比而言，一般的中國企業(yè)很少能夠?qū)ψ约罕Ｗo(hù)制度和保護(hù)體系有這么強(qiáng)的自信心。

　　第三、充足的技術(shù)儲(chǔ)備和技術(shù)研發(fā)的前瞻性。筆者認(rèn)為：在W國申請(qǐng)專利之后，如果公開實(shí)施該技術(shù)，很可能導(dǎo)致技術(shù)公開（雖然可以通過協(xié)議約束更多的下游企業(yè)和人員，但這樣泄漏的風(fēng)險(xiǎn)會(huì)特別特別大，可行性不高）；因此，在15個(gè)或16個(gè)月之中，C公司就不能公開實(shí)施該技術(shù)，也不能銷售包括該技術(shù)的產(chǎn)品 。有先進(jìn)技術(shù)而不使用，說明C公司還應(yīng)當(dāng)有相應(yīng)的、可以公開實(shí)施的技術(shù)；且該可以公開實(shí)施的技術(shù)也可以完全滿足市場需要的。也就是說，在上述15個(gè)或16個(gè)月中，C公司原有的技術(shù)就具有市場競爭力。此時(shí)WP1和WP2涉及的技術(shù)還沒有使用；這進(jìn)一步說明這兩件專利涉及的技術(shù)更加先進(jìn)，進(jìn)而說明C公司技術(shù)研發(fā)前瞻性特別強(qiáng)；從這一點(diǎn)上，可以說明C公司技術(shù)研發(fā)的系統(tǒng)性、超前性。

　　第四、對(duì)新研發(fā)技術(shù)的自信。對(duì)于一般的中國企業(yè)來講，在向外國企業(yè)申請(qǐng)時(shí)，往往能省就省，能合并就合并，并且會(huì)選擇市場反應(yīng)好的技術(shù)向國處申請(qǐng)專利保護(hù)。反觀C公司，在中國專利CP1和CP2技術(shù)未進(jìn)行市場驗(yàn)證的情況下，沒有合并申請(qǐng)，而是以在W國基本相同的布局方式進(jìn)行申請(qǐng)，說明C公司對(duì)自己技術(shù)市場競爭力和中國適用性方面有了充分的認(rèn)識(shí)。另外，這從一個(gè)側(cè)面可以反映出，C公司對(duì)中國相關(guān)技術(shù)的了解和熟悉；很可能C公司已經(jīng)建立了相關(guān)技術(shù)的中國專利技術(shù)數(shù)據(jù)庫，并動(dòng)態(tài)地掌握了相關(guān)技術(shù)的發(fā)展?fàn)顟B(tài)。也只有做到這一點(diǎn)，C公司才敢這樣做！

　　總之，基于C公司未走巴黎公約途徑或PCT途徑的平常路，卻走直接途徑的不尋常的路，筆者認(rèn)為到中國企業(yè)專利布局、技術(shù)研發(fā)、相關(guān)技術(shù)（專利）的了解及國內(nèi)外法律法規(guī)的熟悉方面還存在很大的差距。